Saken gjelder spørsmålet om Findexa AS har eneretten til bruk av betegnelsen ”Gule Sider” og selskapets krav på erstatning for rettsstridig bruk av betegnelsen.

Datterselskap av Telenor, Telenor Media AS, ble i 2001 solgt til Texas Pacific Group og skiftet da navn til Findexa AS. Findexa AS utgir Telenors kataloger, herunder Telefonkatalogen.

Om forhistorien siteres fra Findexas nettside:

I Norge var gule sider tatt i bruk som betegnelse av Lokalveiviseren som ble utgitt fra 1978, med gule sider brukt som betegnelse på forsiden og i annonsering. Online AS annonserte i 1985 i Kapital for den gule katalogen Norges Bransjeregister. Brydes gule sider ble markedsført i Kapital i 1987. Bydelsguiden ble utgitt i samarbeid med Oslo kommune, fra tidlig på 90-tallet, med gule sider angitt på forsiden og i markedsføringen. Televerket utga fra 1990-tallet Ditt Distrikt, der Televerkets Gule Sider er profilert som betegnelse. StorbyGuiden ble utgitt fra 1995/96 og ut 2003, med De gule sidene angitt på forsiden. Betegnelsen gule sider var også brukt for bransjekataloger i mange europeiske land og i USA (Yellow Pages) i en årrekke.

Bryde gikk inn i Online på slutten av 1980-tallet. Online ble overtatt av Telenor i 1995/96. Bydelsguiden ble overtatt av Telenor i 2003.

Telefonkatalogens Gule Sider kom som nevnt ovenfor ut første gang i 1988. Den spesielle firkantede, sjakkrutete logoen ble tatt i bruk fra 1994. På Telefonkatalogens Gule Sider 1995 står slagordet ”Det er bare en ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med. Været”. Dette slagordet ble også brukt i sponsingen av været på TV2 og i annen markedsføring. På 1997-katalogen står slagordet ”Det er ikke den ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med”. Det ble også brukt i reklamekampanjer og annen markedsføring.

Firma-Katalogen ble registrert som enkeltmannsforetak i 1993. I firmaattesten er som næringsvirksomhet angitt: ”Landsdekkende gule sider for næringslivet”.

Firma-Katalogen kom første gang ut i 1996/97. Betegnelsen Gule Sider er brukt inne i katalogen. Katalogen kom ut årlig fra 1998. Firmaet har hele tiden brukt betegnelsen Firma-Katalogens gule sider muntlig. Fra 1999-katalogen av har Gule Sider vært oppført på forsiden av katalogen.

I 1990-årene kom det en rekke katalogselskaper som mer eller mindre seriøst ville utgi bransjelister for næringslivet. Dette førte til at det høsten 1995 og våren 1996 var mye negativ omtale i media av katalogmarkedet. Det ble trykket lister i avisene over firmaer man anbefalte publikum å unngå, herunder Firma-Katalogen. Telenor Media hadde hatt kontakt med media om denne omtalen. Firma-Katalogen reiste i 1997 sak mot Telenor Media med krav om erstatning for tapt omsetning og påførte omkostninger. Etter at Telenor Media ble frifunnet i tingretten, anket Firma-Katalogen til Borgarting lagmannsrett, som i dom av 1. desember 1999 tilkjente Firma-Katalogen erstatning med kr 100.000. Retten fant at Telenor hadde brukt for sterke virkemidler overfor Firma-Katalogen, selv om også dette foretaket kunne kritiseres for sine forretningsmetoder. Retten anså presentasjonen av foretaket som ”Firmakatalogens gule sider” som akseptabel. Etter denne dommen begynte Firma-Katalogen å føre opp Gule Sider på forsiden.

Betegnelsen gule sider finnes også som søkeord på Internett. I 1995 la Oslonett i samarbeid med Eurocall i følge pressemelding ut elektroniske gule sider, visstnok som den første. Søk på Internett viser bruk av betegnelsen blant flere virksomheter, både offentlige og private. Flere av disse er påtalt av Findexa.

I 1993 søkte Telefonkatalog AS, senere Telenor Media AS, om registrering av varemerket Telefonkatalogens Gule Sider, for klassene 16, 35, 38 og 9. Patentstyret meddelte at merket var uregistrerbart etter varemerkeloven § 13 første ledd, da teksten ble ansett å mangle varemerkerettslig særpreg. Ordet ”telefonkatalog” og ”gule sider” ble ansett å være artsangivende for de varer og tjenester merket var søkt registrert for. Etter uttalelse fra søkeren ble søknaden henlagt.

Patentstyret opprettholdt avslaget i 1997, etter at det var fremlagt dokumentasjon for at merket var innarbeidet. Det ble uttalt at det nå var godtgjort at merket var å anse som innarbeidet, men at det manglet innarbeidelse på tidspunktet for inngivelsen av søknaden, som var avgjørende.

Ny søknad om registrering av varemerket Telefonkatalogens Gule Sider og nå også Gule Sider ble innlevert i 1998. Protest ble inngitt fra Gule Sider for Næringslivet AS på begge betegnelser. Onsagers Patentkontor innga uttalelse på vegne av Telenor Media. Det ble vist til vedlagt merkevareundersøkelse og undersøkelser av brukertilfredshet og kundetilfredshet. Det ble fremhevet at Telenor Media hadde foretatt en massiv markedsføring av kjennetegnet GULE SIDER, både ved TV-reklame, sponsing av idrettsbegivenheter, reklame på busser, kinoreklame og en lang rekke andre markedsføringsfremstøt. Merkevareundersøkelsen viste meget stor merkevarestyrke og høy brukertilfredshet og kundetilfredshet. Det ble anført at begrepene TELEFONKATALOGENS GULE SIDER og GULE SIDER er synonymer og like sterkt innarbeidet.

Protesten ble trukket. Telefonkatalogens Gule Sider og Gule Sider ble begge registrert som varemerker i 2000. Gule Sider ble registrert 12. oktober 2000, med registreringsnummer 205122, for klasse 9: databehandlingsapparater og –innretninger og telefonapparater mv, klasse 16: trykksaker og kataloger, klasse 35: annonse- og reklamevirksomhet og klasse 38: telekommunikasjonsvirksomhet.

Findexa har de senere år aktivt fulgt med i andres bruk av betegnelsen gule sider og har påtalt flere tilfelle. Dette omfatter aviser, foreninger, mv, herunder Romsdals Budstikke, Oslo Lillomarka krets av Norges Speiderforbund, Fredrikstadnett, Bohus AS. De har alle bekreftet å slutte med bruken. Foruten Firma-Katalogen har ikke StorbyGuiden godtatt å slutte med betegnelsen gule sider. Findexa har gått til søksmål også mot StorbyGuiden, og den saken er stanset i påvente av nærværende sak.

Det har også i den senere tid vært fremsatt klager mot Firma-Katalogen fra personer som oppgir å ha tegnet seg for annonse i katalogen i den feilaktige tro at det gjaldt Telefonkatalogens Gule sider. Dagsrevyen brakte våren 2002 et innslag der Firma-Katalogen ble fremstilt som et av de useriøse firmaene.

Findexa AS reiste ved stevning av 14. juni 2002 sak mot Firma-Katalogen AS, med påstand om at saksøkte skulle forbys å bruke betegnelsen gule sider, og med krav om erstatning. Firma-Katalogen AS tok til motmæle og reiste motsøksmål med påstand om at registreringen av varemerket Gule Sider kjennes ugyldig. Oslo tingrett avsa dom 11. april 2003 med slik domsslutning:

 

Firma-Katalogen AS har rettidig påanket tingrettens dom. Findexa AS har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble holdt i Oslo tinghus 7. – 10. desember 2004. Den ankende part møtte ved styreleder Vibeke Gudrun Lindstrøm Tveiten, sammen med sin prosessfullmektig. Tveiten avga forklaring. Ankemotparten var, foruten ved prosessfullmektig, representert ved Inger Strandgaard Løvaas, som overvar forhandlingene i medhold av tvistemålsloven § 213, annet ledd, og som avga forklaring. Begge prosessfullmektiger var assistert av rettslige medhjelpere, som opptrådte i retten. Det ble avhørt ytterligere åtte vitner. Det ble vist opptak av Dagsrevyen 11. og 12. mai 2002 og av reklameinnslag for Gule Sider på TV2 i perioden 1994-1997. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

Den ankende part, Firma-Katalogen AS, har i hovedsak gjort gjeldende:

Saken gjelder varemerkerett og markedsføringsrett.

I forhold til varemerkeloven er det spørsmål om Findexa har enerett til betegnelsen Gule Sider etter varemerkeloven § 13, på grunn av registrering, alternativt om det foreligger innarbeidelse etter § 2. Om retten kommer til at kjennetegnet er vernet, oppstår spørsmål om det foreligger forvekslingsfare etter lovens § 4.

Etter varemerkeloven § 13 gjelder et krav om distinktivitet, som er et krav om særpreg og et forbud mot registrering av rent beskrivende merker. Her gjør friholdelsesbehovet seg gjeldende. Hensynet til allmennheten tilsier at beskrivende betegnelser skal kunne benyttes, de skal ikke kunne monopoliseres.

Etter en avgjørelse i EF-domstolen i 1999, der friholdelsesbehovet ikke ble nevnt i saken som gjaldt merket BABY-DRY, uttalte norsk Høysterett, i saken vedrørende merket GOD MORGEN for blant annet fruktdrikker og fruktjuicer, at friholdelsesbehovet har fått en mer tilbaketrukket stilling. Etter en ny EF-dom fra 2003, som gjaldt merket DOUBLEMINT for blant annet tyggegummi, er det klart at friholdelsesbehovet skal tillegges betydning. EF-domstolen uttalte i en sak fra 2004 vedrørende registrering av det nederlandske merket POSTKANTOOR for blant annet papir, frimerker, transport, at varemerket var omfattet av registreringshindring etter EU-direktivets art. 3, stk 1, selv om det ikke er den eneste måten å betegne de nevnte egenskaper på.

Gule sider er en nøkkelbetegnelse. Fra å ha vært brukt for opplysninger gitt på gult papir, har betegnelsen kommet til å bety bransjeregister. Det gjelder også i dag opplysninger som gis på gult papir.

Firma-Katalogen ble registrert som enkeltmannsforetak i 1993. I firmaattesten er det som næringsvirksomhet angitt: ”Landsdekkende gule sider for næringslivet”. På dette tidspunkt kunne ingen beskylde dem for snylting. Da Televerket i 1988 tok i bruk betegnelsen Gule Sider, var det som beskrivende betegnelse.

Kravet til særpreg innebærer at betegnelsen må ha fått ny mening, som kjennetegn for noens produkt. Den er hentet ut av språket og knyttet til bestemte produkter. Gjennom hele innarbeidingsperioden ble gule sider brukt beskrivende. Det gjelder Brydes gule sider fra 1985 og Online fra begynnelsen av 80-tallet. Lokalveiviseren, Bydelsguiden, StorbyGuiden brukte alle gule sider som beskrivende betegnelse. Det gjorde også flere av Telenors egne kataloger, herunder Ditt Distrikt. Gule sider brukes stadig som beskrivelse for informasjon på gult papir. En generell bransjebeskrivelse forsøkes gjort til merkevare, blant annet gjennom oppkjøp og avvikling av konkurrenter.

Findexa påberoper seg at betegnelsen er innarbeidet. Etter varemerkeloven § 2 stilles strenge krav til dokumentasjon for innarbeidelse når merket mangler distinktivitet. Domstolene har langt bedre grunnlag for å ta stilling til dokumentasjonskravet enn det Patenstyret hadde og bør ikke være tilbakeholdende med å utøve sin fulle prøvingsrett.

Da Patentstyret fant at det i 1997 forelå innarbeidelse, gjaldt det merket Telefonkatalogens Gule Sider, som er noe annet enn Gule Sider. Kravet til distinktivitet ble der ansett oppfylt. Det dreide seg om eksklusiv bruk. Dokumentasjonen som ble fremlagt for Patentstyret gjaldt merkevaren katalogen Gule Sider. Det kan ikke ses at det er kjennskap til varemerket som måles. Den spesielle logoen, Gule Sider som figurmerke, kan videre anses innarbeidet.

Om lagmannsretten kommer til at det foreligger innarbeidelse i forhold til katalogene, anføres subsidiært at dette ikke er tilfelle for nettsidene. Oppslag på søkeordet Gule Sider på Internett gir mange treff i inn- og utland.

Forutsatt at lagmannsretten kommer til at Findexa har eneretten til betegnelsen Gule Sider, oppstår spørsmålet om Firma-Katalogens bruk av ordene gule sider er egnet til å forveksles med Findexas bruk, jf varemerkeloven § 4. Retten må ta stilling til om gule sider brukt i indekssammenheng er å se som varemerkebruk. Det vises til Rt 1979 side 1117, som gjaldt varemerket Cash & Carry, og votum av dommer Bølviken der det ble fremhevet at om det forelå enerett til navnet så kunne ikke det hindre bruk av ordene som betegnelse på omsetningsformen eller forretningsvilkåret. Det vises også til EUs varemerkedirektiv artikkel 6, hvoretter retten til et varemerke ikke skal hindre andre i å beskrive sin vare eller tjeneste.

Firma-Katalogens to første utgivelser hadde ikke betegnelsen gule sider på forsiden, bare som indeks inne i katalogen. På de senere kataloger står Gule Sider på forsiden. Findexa har krevd erstatning fra og med 2001. Det erkjennes at det foreligger inngrep om ordmerket Gule Sider er beskyttet, hva angår 2001- og 2002 – katalogene. For 2003-katalogen foreligger ikke forvekslingsbar merkebruk. Men det foreligger inngrep så sant ordet Gule Sider er beskyttet.

På nettsiden benyttes betegnelsen Firma-Katalogens Gule Sider. På ordrebekreftelser og fakturaer benyttes Gule Sider sammen med Firma-Katalogen, selv om plassering og eksponering av Gule Sider har variert. Firma-Katalogen vil ikke benytte Gule Sider alene, men sammen med firmanavnet.

Det erkjennes at Firma-Katalogen ved muntlig presentasjon tidligere har brukt betegnelsen Gule Sider på en måte som kunne være egnet til å forveksles med Telefonkatalogens Gule Sider. Men praksis er lagt om etter tingrettens dom. Det opplyses nå blant annet at det gjelder de gule sidene i Firma-Katalogen.

Det vises til dom av Østre Landsret i Danmark av 30. juni 2000, der ordmerket ”Telia Gule Sider” ikke ble ansett forvekslingsbart med ”De Gule Sider”. Orddelen Gule Sider ble ansett som en svak merkebestanddel, mens ordet Telia trer klart frem i betegnelsen.

Forholdet til markedsføringsloven gjelder for det første § 8 a, forbudet mot etterligning. Det dreier seg her ikke om etterligning. Betegnelsen gule sider ble ikke funnet opp av Findexa. Firma-Katalogen har ikke til hensikt å utnytte andres goodwill. Noen annonsører har misforstått. Firma-Katalogen har eksistert i 10 år og ønsker å fortsette som et seriøst firma. Det gjøres ikke gjennom å lure kunder. Forvekslingsfare unngås når betegnelsen gule sider benyttes i tilknytning til ordet Firma-Katalogen. Varemerkebruken skiller seg fra Findexas. Det er ingen løsning å gå over til å bruke en betegnelse som bransjeregister, ettersom det er begrepet gule sider som er kjent.

Når det gjelder forholdet til markedsføringsloven § 1, erkjennes at det skulle ha vært lagt mer vekt på å få frem i den muntlige presentasjonen at det gjelder salg for Firma-Katalogen, ikke minst etter lagmannsrettens dom i 1999. Det er nå innført nye og skjerpete retningslinjer for presentasjon og salg. Blant annet sendes ordrebekreftelse med angrefrist.

Findexas erstatningskrav er dels basert på varemerkeloven § 38. Det forutsetter at det foreligger varemerkeinngrep fra Firma-Katalogen. Det må tas hensyn til at det ikke foreligger noen slavisk etterligning, men variert bruk. Firma-Katalogen har ikke vært markedsført tungt med Gule Sider. Tingretten skiller ikke mellom varemerkebruk og generisk bruk, og erstatningen som der ble utmålt er for høy.

Erstatningskrav etter markedsføringsloven er basert på alminnelig erstatningsrett. Det gjelder økonomisk tap. Hva angår spørsmålet om det foreligger et immaterielt rettighetstap, anføres at det ikke er grunnlag for erstatning etter markedsføringsloven ut fra et vederlagssynspunkt.

Den ankende part har nedlagt slik endelig påstand:

Prinsipalt:

Subsidiært:

For alle tilfelle:

 

Ankemotparten, Findexa AS, har i hovedsak gjort gjeldende:

Varemerkets individualiserende funksjon utgjør et sentralt element i EU-retten. Varemerket har videre en garantifunksjon, og det har en egenverdi ved at det knyttes goodwill til merket. Annonsører som har følt seg lurt av Firma-Katalogen har fremholdt at de trodde at de hadde med Telenors katalog å gjøre når de ble presentert for Gule Sider.

Findexa har oppnådd enerett til varemerket Gule Sider både gjennom registrering og innarbeiding og har med det oppnådd et særlig sterkt vern.

Ved vurderingen av om registreringen av varemerket Gule Sider skal kjennes ugyldig, er det spørsmål om varemerket har særpreg, jf varemerkeloven § 13. Hvis kravet til særpreg er oppfylt skal merket registreres og kan ikke kjennes ugyldig.

Innarbeidelsen av Telefonkatalogens Gule Sider viser at Gule Sider alt i 1993 hadde et visst særpreg. Gule Sider er ikke et merke som i utgangspunktet ikke var ”klart ikke distinktivt”.

Tilsvarende varemerker har blitt ansett registrerbare i en rekke land. I Sverige har Patentretten i en sak i 2000 avgjort at Telias varemerke Gula Sidorna har varemerkevern. Tilsvarende avgjørelse foreligger i Tyskland. Gule Sider ble ansett å ha en dominerende innarbeidet posisjon.

Distinktivitet kan vinnes gjennom bruk. Gule Sider har stadig styrket sitt særpreg, gjennom aktiv bruk i flere sammenhenger, herunder på T-skjorter under Tyrvinglekene. Gule Sider har en svært sterk posisjon i katalogmarkedet, med 95 – 97 %. Det fremgår blant annet av God Morgen-saken, Rt 2002 side 391, og Superlek-saken, Rt 1999 side 641, at kravene til distinktivitet er lave.

Det er ikke et krav at merket må ha vært alene. Det gjelder bare når merket er helt uten distinktivitet.

Friholdelsesargumentet har ikke betydning så sant det foreligger tilstrekkelig særpreg gjennom bruk.

Om det foreligger særpreg avgjøres etter en samlet vurdering. Det vises til EF-domstolens dom av 4. mai 1999 i Windsurfing Chiemsee Produktions-saken, der en rekke relevante bevismomenter er fremhevet.

Ved vurderingen av særpreget skal det i følge denne dommen tas hensyn til blant annet andel relevant omsetningskrets og annonsørene. Fra midten av 1990-tallet og frem til i dag har oppføring i Gule Sider vært aktuell for ca 200.000 næringsdrivende. I tillegg kommer offentlige institusjoner mv. 150.000 næringsdrivende annonserer i Gule Sider.

Det skal også tas hensyn til geografisk utbredelse. Gule Sider papirkatalog leveres alle husstander med telefon, ca 3.4 millioner eksemplarer. Gule Sider blir markedsført over hele landet, i mange medier. Internettsiden gulesider.no er tilgjengelig for alle.

Varigheten av bruken er et moment. Gule Sider har vært brukt sammenhengende av Findexa, Telenor, Telenor Media og Televerket siden 1988 og med aktiv innarbeidelsesstrategi fra 1993.

Gule Sider har en svært sterk markedsandel både for papirutgaven og for nettutgaven. Fra midten av 1990-tallet har Gule Sider hatt over 90 % av papirkatalogmarkedet. Gule Sider var den niende mest brukte internettside i 1998 og åttende mest brukte nettsted i dag.

Markedsføringen har vært intens. Slagordene ”Det er bare en ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med… været” og ”Det er ikke den ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med” har løftet Gule Sider frem i allmennheten. Slagordene er innarbeidet som varemerker og det omfatter Gule Sider.

Den vesentligste del av befolkningen har et aktivt brukerforhold til Gule Sider, 70 % en eller flere ganger årlig og 21 % ukentlig i 1998. 50 % av nettobrukerne anvender nettjenesten en eller flere ganger i måneden.

Størrelsen av investeringene er også et moment. Det har blitt investert samlet ca 250 millioner kroner i markedsføringstiltak siden 1993. I tillegg kommer direktekontakter mv med 8 – 10 millioner årlig. Varemerket har sentral betydning for Findexa. Det står for over 50 % av omsetningen på 1,6 milliarder kroner.

Kunnskapen om Gule Sider er stor. Over 90 % kjenner i dag til katalogen, fra 40 % i 1993.

Reaksjoner fra næringsdrivende som mener seg lurt av Firma-Katalogen viser at de hadde en klar formening om at Gule Sider har en gitt kommersiell opprinnelse.

Patentstyret registrerte Gule Sider som varemerke etter at det ble fremlagt omfattende dokumentasjon på at merket hadde oppnådd tilstrekkelig distinktivitet gjennom bruk.

Den bruk som andre har gjort av merket er ikke avgjørende. Denne bruk ble redusert i løpet av 1990-tallet. Etter at merket Gule Sider ble registrert, tok Telenor initiativ overfor andre brukere. Hva angår Internett, kan det ikke av fremlagte utskrifter trekkes den slutning at andre anser merket som en generisk betegnelse. I de fleste av sakene som tas opp av Findexa aksepteres eneretten.

Etter 2000 har det vært brukt ca 100 millioner kroner på markedsføring, og kjennskapen og profileringen er ytterligere forsterket.

I forhold til inngrepsspørsmålet etter varemerkeloven § 4, er vurderingstemaet om det foreligger forvekslingsfare. Det må foretas en helhetsvurdering, med vekt på hva som er det dominerende i merket, jf saken der ordmerket Vitasol ble ansett egnet til å forveksles med Sol Margarin, jf Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, side 345. Saken gjelder Firma-Katalogens bruk av betegnelsen gule sider fra 2001. Inngrep er erkjent for 2001-katalogen, så sant varemerket er beskyttet. I 2003-logoen er det stadig betegnelsen Gule Sider som er den dominerende. Det gjelder også Firma-Katalogens hjemmeside på Internett.

Firma-Katalogens virksomhet rammes også av markedsføringsloven. Firmaet har opptrådt i strid med god forretningsskikk etter § 1. Det har vært og er stadig klager på fremgangsmåten. Det foreligger også snylting på varemerket Gule Sider i strid med § 8a. Om varemerket ikke er vernet, foreligger krenkelse av markedsføringsloven §§ 1 og 8a.

Når det gjelder erstatningskravet, er det ikke motanket over tingrettens dom og det fremmes ikke erstatningskrav etter varemerkeloven § 38 for 2004.

Det kreves erstatning for krenkelse av markedsføringsloven, etter rettens skjønn. Det vises til artikkel i Lov og Rett nr 10, 2001, av advokat Ingvild Mestad, der det konkluderes med at prinsippet om vederlagserstatning kan legges til grunn ved krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser til vern om immaterielle verdier.

Ankemotparten har nedlagt slik påstand:

I begge tilfeller:

 

Lagmannsretten bemerker:

Lagmannsretten kan prøve alle sider ved Patentstyrets vedtak.

Findexa AS fikk i 2000 registrert to varemerker, ”Telefonkatalogens Gule Sider” og ”Gule Sider”, for flere klasser. Betegnelsen Gule Sider er i sin opprinnelse deskriptiv. Det sentrale spørsmålet i saken er om merket ”Gule Sider” oppfyller vilkårene til registrering som varemerke etter varemerkeloven § 13 første ledd. Her lyder første punktum: ”Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres”. Dette utlegges som et vilkår om at varemerket må ha særpreg, ha atskillelsesevne eller være distinktivt. Etter første ledd annet punktum er det forbud mot rent beskrivende merker, det må ikke ”utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”. Etter tredje punktum skal det ved avgjørelsen av om det foreligger særpreg ”tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk”.

Et varemerke kan også få enerett uten registrering gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 2. Kravet er at merket er godt kjent som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester, innen vedkommende omsetningskrets her i riket. Et varemerke som på registreringstidspunktet anses som et svakt merke, kan gjennom videre innarbeidelse få styrket særpreget i forhold til konkurrerende kjennetegn, jf Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2003, side 228.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. EUs varemerkedirektiv fra 1988 er folkerettslig bindende for Norge og er gjennomført i norsk rett ved endringer i varemerkeloven i 1992. Etter EU-direktivet art 3 nr 1, b er det et forbud tilsvarende det norske i § 13 første ledd første punktum, mot registrering av varemerker som mangler særpreg. Dette omfatter rent beskrivende varemerker. Lassen og Stenvik uttaler på side 44, at det for slike tegn gjør seg gjeldende et særlig friholdelsesbehov, ”et behov for å unngå monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke”.

Etter varemerkedirektivet art 3, nr 1, d forbys registrering av varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og etablert forretningspraksis. Her rammes ikke bare beskrivende betegnelser. Dette forbudets oppgave er i følge Lassen og Stenvik, side 45, ”først og fremst å ramme det man kan kalle alminnelige reklameuttrykk som ikke er beskrivende for varenes art, egenskaper etc.”.

Friholdelsesbehovet gjelder både for betegnelser som er rent beskrivende og som ellers er helt dagligdagse. Friholdelsesbehovet utgjør ikke en selvstendig nektingsgrunn. Det får betydning som et moment ved tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd første og annet punktum. Lassen og Stenvik oppsummerer EF-domstolens praksis slik:

Det fremholdes også at det er vesentlig forskjell mellom ordmerker og figurmerker. ”Språket er fattigere, der kan man ikke gå så langt i retning av å beslaglegge noe til eksklusiv egen bruk uten at eneretten kommer i veien for andres legitime behov”.

Det gjelder etter varemerkedirektivets artikkel 6 den begrensning i virkningen av et varemerke, at det ikke gir innehaveren rett til å forby andres bruk av opplysninger om varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål mv, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.

Som det fremgår ovenfor, innledningsvis, går betegnelsen gule sider tilbake til den bransjeinndelte yrkeskatalogen som ble utgitt av Bell Company i 1882. Betegnelsen har vært i bruk og er i bruk i en rekke land, for bransjeinndelte telefonkataloger, og i den senere tid også for nettsteder. I Norge ble den etter det i saken opplyste tatt i bruk i 1978 av Lokalveiviseren, og den har vært benyttet av flere katalogutgivere gjennom årene. Televerket, senere Telenor begynte utgivelse på gult papir i 1984, mens det fra 1993 har vært en markant eksponering av betegnelsen gjennom sponsing og reklame i ulike medier. Parallelt med dette har Findexa og dets forløpere i stor grad lyktes i sitt arbeid med å stoppe andres bruk av betegnelsen, gjennom oppkjøp og gjennom påtale.

Ved avgjørelsen av om betegnelsen gule sider har fått innarbeidet tilstrekkelig særpreg, har Findexa vist til EF-domstolens dom av 4. mai 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions-saken, der det er fremhevet momenter som skal tillegges vekt. I den samlete vurderingen skal det i følge dommen paragraf 51, legges vekt på markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekning, varigheten av bruken, investeringene for å fremme varemerket, andelen relevant omsetningskrets som identifiserer produktet som tilhørende en bestemt virksomhet på grunn av varemerket, og erklæringer fra faglige sammenslutninger.

Lagmannsretten finner det klart at Telefonkatalogens Gule Sider er godt kjent i Norge. Katalogen leveres alle husstander med telefon, etter det opplyste ca 3.4 millioner eksemplarer. Den har den klart dominerende stilling i markedet og er naturlig nok det produkt folk flest forbinder med betegnelsen Gule Sider. Ut fra momentene som er trukket frem i EF-dommen er det også utvilsomt at det er investert betydelig i å innarbeide Gule Sider som varemerke. Slagordene ”Det er bare en ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med. Været” og ”Det er ikke den ting Gule Sider ikke kan hjelpe deg med” har vært lansert uten referanse til Telefonkatalogen. Boardsreklamen etter 1998 for nettjenesten "www.gulesider.no" har også vært lansert uten henvisning til Telefonkatalogen, men her har Telenors navn og logo vært oppgitt.

Lagmannsretten anser det ikke entydig hva som kan leses ut av de fremlagte markedsundersøkelsene. Om de skal tas til inntekt for høy kjennskap til varemerket ”Gule Sider”, måtte det forutsette at de spurte hadde klart å oppfatte det som distinktivt i forhold til ”Telefonkatalogens Gule Sider”. Disse to betegnelsene har imidlertid vært brukt ved siden av hverandre.

På forsiden av katalogene som ble utgitt frem til registreringstidspunktet, og også på 2001-katalogen, finnes den karakteristiske logoen, et firkantet sjakkmønster, med angivelse av ”Telefonkatalogens” i liten skrift over den dominerende skrift ”Gule Sider”. Denne logoen var også benyttet på boardskampanjer i 1994-95. I forbindelse med søknaden om å få registrert ”Telefonkatalogens Gule Sider” som innarbeidet varemerke i 1996, ble det fremhevet at den totale kjennskap til denne betegnelse i november 1995 var 93 %. Patentstyret fant det godtgjort at dette merket var å anse innarbeidet i 1997. I forbindelse med søknaden om registrering av varemerket ”Gule Sider” ble det i 1998 fra Telenor opplyst at det brukes ca 30 millioner kroner på å bygge merkevaren Gule Sider i året, og det ble vedlagt undersøkelser fra 1998 vedrørende brukertilfredshet og kundetilfredshet. Det skaper imidlertid usikkerhet om hva som er målt når eksempelvis Telenor Media i en av markedsundersøkelsene har en oppsummering med denne overskrift: ”Kundetilfredshet for Telefonkatalogens Gule Sider 1997”. I forbindelse med varemerkesøknaden ble det fra Findexas side fremholdt at det ikke spilte noen rolle om merket var ”Telefonkatalogens Gule Sider” eller ”Gule Sider” alene, da de to begrepene er synonymer og like sterkt innarbeidet. Lagmannsretten ser dette spørsmålet annerledes. Det gjelder nettopp om Gule Sider som betegnelse har oppnådd en distinktivitet løsrevet fra Telefonkatalogens Gule Sider. Gallupundersøkelsen vedrørende merkevarestyrken for Gule Sider, som også ble sendt med som dokumentasjon, gir heller ikke etter lagmannsrettens syn grunnlag for å trekke en slik konklusjon.

Uavhengig av hva som utledes av dokumentasjonen anser lagmannsretten det klart at folk flest i Norge kjenner til Telefonkatalogens Gule Sider. Det står mindre klart for retten hva folk flest ville legge i betegnelsen Gule Sider om det var mulig å løsrive betegnelsen fra Telenor og Telefonkatalogen i deres bevissthet. De fleste har et langvarig forhold til Telefonkatalogens Gule Sider. Mye tilsier at betegnelsen Gule Sider oppfattes slik at det er kjennskapet til og tilfredsheten med Telefonkatalogens Gule Sider som blir målt. Sammenfatningsvis konkluderer lagmannsretten med at den fremlagte dokumentasjonen ikke kan ses å gi grunnlag for at betegnelsen Gule Sider i seg selv og alene har tilstrekkelig distinktivitet.

Det kan gi en indikasjon på at betegnelsen gule sider alene og uten Telenor eller Findexa som referanseramme, av mange anses som rent beskrivende og ikke et varemerke, at det har vært tatt i bruk av ulike næringsdrivende, organisasjoner mv, som har innstilt bruken etter krav fra Telenor. Dette gjelder både i skriftlige medier og på nettet.

Findexa har fremhevet at varemerket Gule Sider har blitt godtatt i flere land. Det er vist til dom i den svenske Patentbesvärsrätten av 27. juni 2000, der varemerket ”Gula Spalten” ikke fikk bestå ved siden av Telias eldre varemerke ”Gula Sidorna”, idet det ble ansett forvekslingsbart. Det samme gjelder avgjørelsen av Oberlandesgericht Frankfurt/Main av 15. juli 1996, der betegnelsen ”De Blå Sider” ble ansett forvekslingsbar med det dominerende innarbeidede ”Gule Sider”. Det ble ansett nærliggende å anta at publikum vil tro at Blå Sider er et nytt produkt fra utgiveren av Gule Sider. I begge avgjørelser var det det konkurrerende varemerke saken gjaldt. Sakene gjaldt ikke gyldigheten av den registrerte betegnelsen Gule Sider og kan heller ikke kaste lys over om dette hadde vært gjenstand for nærmere vurdering i sin tid. Findexa har også lagt frem oversikter over varemerkeregistreringer av Gule Sider i en rekke land. Uten kjennskap til forholdene i det konkrete tilfellet gir disse oversiktene liten innsikt.

Firma-Katalogen har vist til en avgjørelse av Østre Landsret i Danmark av 30. juni 2000, der ordmerket ”Telia Gule Sider” og domenenavnet ”www.teliagulesider.dk” ikke ble ansett forvekslingsbart med det registrerte merket ”De Gule Sider”. Landsretten uttalte at orddelen ”Gule Sider” utgjorde en svak merkebestanddel.

Det foreligger en dom av EF-domstolen av 23. oktober 2003, som gjaldt om betegnelsen ”Doublemint” skulle registreres som varemerke for tyggegummi. Det ble her pekt på allmennhetens interesse i at de tegn og angivelser som beskriver egenskaper ved varene eller tjenestene, fritt skal kunne brukes av alle. Retten uttalte også at varemerkedirektivets artikkel 7, stk 1, litra c, ikke skal forstås dit hen at det utelukkende er rent beskrivende betegnelser som skal nektes registrering.

EF-domstolen har i en dom av 12. februar 2004 uttalt seg om tolkingsspørsmål forelagt seg, som gjaldt om betegnelsen ”Postkantoor” var registrerbar som varemerke for blant annet reklame, forsikring, frimerker, telekommunikasjon, teknisk informasjon. Domstolen uttalte vedrørende spørsmål om hvilken vekt det skal legges på at varemerket var registrert i et annet medlemsland, at slik registrering ”has no bearing on the examination by the trademark registration authority of another Member State”. Domstolen uttalte videre vedrørende allmennhetens interesse:

Domstolen uttalte også at det ikke kreves at den aktuelle betegnelsen er den eneste måten å beskrive produktet på. Det er heller ikke avgjørende hvor mange konkurrenter som har interesse i betegnelsen, og om interessen er aktuell nå eller på sikt.

Lagmannsretten utleder rettstilstanden til å være at det skal legges vekt på allmennhetens interesser i at beskrivende og vanlige, karakteristiske betegnelser skal kunne anvendes fritt. Dette friholdelsesbehovet har vært fremhevet i de to nyere EF-avgjørelsene omtalt ovenfor. Disse avgjørelser har kommet etter Høysteretts dom i God Morgen-saken, Rt 2002 side 391, der det ble uttalt at friholdelsesbehovet først og fremst ble ivaretatt gjennom bestemmelsen om beskrivende merker i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum. EF-domstolen må etter lagmannsrettens syn forstås dit hen at den reserverer seg mot et så snevert anvendelsesområde for friholdelseshensynet.

Gule sider var i bruk som betegnelse på bransjekataloger i mange år og i mange land før Telenor tok det i bruk. Betegnelsen Yellow Pages og de enkelte lands oversettelser må anses allment kjent. Telenor startet den aktive innarbeidingen av Gule Sider som eget merke i 1993. Det var da flere kataloger på markedet som brukte betegnelsen gule sider. Hensett til den lange forhistorie gule sider har, kan ikke Telenors bruk anses som særskilt langvarig. I følge EF-domstolens ”Postkantoor”-sak skal det legges vekt på hvor lenge merket har vært i bruk, jf også varemerkeloven § 13, første ledd, tredje punktum.

Gule sider er i sin opprinnelse beskrivende, og det har gjennom langvarig og utstrakt praksis vært benyttet som betegnelser på yrkesinndelte bransjekataloger. Behovet for friholdelse skal vurderes annerledes for ordmerker enn for figurmerker, jf Lassen og Stenvik, side 45. For ordmerker er det et særlig hensyn til at den enes monopol på begrepet kan komme i veien for andres legitime behov nå eller i fremtiden. At de ville kunne ha andre måter å beskrive sitt produkt på har ikke betydning, jf EF-domstolens uttalelse i Postkantoor-saken. Lagmannsretten finner videre at det ikke kan tillegges særskilt vekt at det ikke er mange konkurrenter til Findexa om bruken av betegnelsen på det norske marked i dag. Dette skyldes i stor grad Findexas aktive påtale. Det er forståelig at mindre aktører viker unna istedenfor å utfordre et så stort foretak.

Holdt opp mot friholdelsesbehovet anser lagmannsretten betegnelsen gule sider brukt alene å utgjøre et svakt merke. Det har en lang historie som en generisk, karakteristisk betegnelse. Om merket like fullt skal anses å ha fått særpreg etter varemerkeloven § 13, vil avhenge av om det er innarbeidet. Kravet til distinktivitet må være oppfylt så vel på søknadsdagen som på registreringsdagen i følge Lassen og Stenvik, side 50. Jo mer beskrivende merket er, jo sterkere krav gjelder for dokumentasjon for innarbeidelse. Som det fremgår ovenfor har ikke lagmannsretten ansett den fremlagte dokumentasjon som tilstrekkelig bevis for at Gule Sider er innarbeidet som selvstendig betegnelse, som et særkjennetegn for Findexas produkter.

Det kom på 90-tallet atskillige klager på at andre katalogutgivere har fremstilt det slik i sin markedsføring at kunden trodde det gjaldt Telenors katalog når de fikk høre gule sider nevnt. Med den kraftige markedsføring som hadde funnet sted for Gule Sider er det å vente at publikum forbandt gule sider med Telenor. Telenor hadde sørget for at det i svært liten grad fantes konkurrerende produkter på markedet. Men andres villedende markedsføring kan ikke tas som bevis for innarbeidelse.

Lagmannsretten finner etter dette at varemerkeregistreringen av ordmerket Gule Sider må bli å kjenne ugyldig, for de klasser som er omfattet av den ankende parts påstand, klassene 16 og 38.

Lagmannsretten finner heller ikke at det foreligger vern etter varemerkeloven § 2. Også når det gjelder spørsmål om et varemerke er å anse som innarbeidet etter denne bestemmelse, kommer friholdelsesbehovet inn. Lagmannsretten viser til foranstående drøftelse og er av den oppfatning at Gule Sider alene, løsrevet fra Telefonkatalogen, ikke er tilstrekkelig kjent som et særlig kjennetegn for Findexas produkt, verken blant brukere av tjenesten eller annonsørene. Det foreligger ikke dokumentasjon for at betegnelsen skal anses mer innarbeidet i tiden som har gått etter søknaden i 1998 og registreringsdagen i 2000, slik at merket kunne anses å ha fått styrket særpreg, jf Lassen og Stenvik side 228.

Med det resultat lagmannsretten har kommet til er det ikke grunnlag for erstatning etter varemerkeloven § 38.

Det gjenstår å ta stilling til om markedsføringslovens § 8a eller § 1 er overtrådt, og om Findexa i så fall har krav på erstatning etter denne lovgivning.

Etter markedsføringsloven § 8a vil en vares kjennetegn være beskyttet mot etterligninger som anvendes ”på en slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling”.

Firma-Katalogens bruk av gule sider var i de to første katalogene, i 1996/97 og 1998, begrenset til bruk inne i katalogen. Etter at lagmannsretten i dommen av 1999 anså bruk av betegnelsen ”Firma-Katalogens gule sider” som akseptabel, ble ”GuleSider” ført opp på katalogens forside. Katalogen for 2002 har en distinkt logo, som er videre utviklet på forsiden av 2003-katalogen. Når lagmannsretten har kommet til at betegnelsen gule sider ikke er forbeholdt Findexa, foreligger det ikke en etterligning når Firma-Katalogen gjør bruk av betegnelsen og gulfarge. Katalogen kan ikke ses å være bevisst utformet med sikte på å skape forvekslingsfare. Det legges vekt på at Firma-Katalogens navn kommer klart og tydelig frem. Det legges til grunn at Firma-Katalogen fremover vil markedsføre seg som ”Firma-Katalogens Gule Sider”, som det er gjort i 2003-katalogen.

Ut fra klager og ut fra egen erkjennelse fra Firma-Katalogen i retten legges til grunn at firmaet i den muntlige markedsføring og salgsfremstøt har omtalt sitt produkt på en måte som har vært egnet til å skape den forestilling hos en del mottakere at det dreide seg om Telefonkatalogens Gule Sider. Slik markedsføring er i strid med markedsføringsloven § 8a og må også anses som i strid med god forretningsskikk etter § 1. Det forutsettes at firmaet, slik det ble opplyst i retten, påser at presentasjonen både muntlig og skriftlig er slik at det fremgår klart at det er Firma-Katalogen og ikke Findexas produkter som markedsføres.

Lagmannsretten finner ikke at det er grunnlag for erstatning for overtredelse av markedsføringsloven basert på alminnelige erstatningsbetraktninger. Findexa har ikke påvist noe økonomisk tap. Retten tar ikke stilling til om det ville være rom for erstatning ut fra en vederlagsbetrakning, jf artikkel av advokat Ingvild Mestad i Lov og Rett nr 10, 2001, side 610, idet det anses uvisst i hvilken grad Firma-Katalogen har hatt økonomiske fordeler av den dels villedende bruk av betegnelsen Gule Sider. Firmaet har vært utsatt for ganske hardhendt medieomtale i denne sammenheng.

Den ankende part har fått fullt medhold i anken. Firma-Katalogen tilkjennes saksomkostninger i samsvar med hovedregelen etter tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf § 172 første ledd for lagmannsretten. Det følger av dette at Firma-Katalogen også får dekket sine saksomkostninger for tingretten, både hva gjelder hovedsøksmålet og motsøksmålet, jf § 172 første ledd. Ved prøvingen av tingrettens saksomkostningsavgjørelse skal det foretas en oppdeling i hovedsøksmål og motsøksmål. Denne oppdeling legges også til grunn ved avgjørelsen av saksomkostningene for lagmannsretten, jf Rt 1997 side 1559. Hensett til den nære sammenheng mellom de to søksmål, fastsettes salæret for hver instans med en halvpart på henholdsvis hovedsøksmål og motsøksmål, idet tidsbruk og omkostninger for øvrig anses likedelt mellom dem. Det er ikke grunnlag for å bruke noen av unntaksbestemmelsene i § 172 annet ledd.

Advokat Nitter har innlevert salæroppgave på i alt kr 632.306, der kr 161.777 er salær og omkostninger for tingretten. Salæret for lagmannsretten er kr 450.000 og omkostninger kr 20.531. I tillegg kommer ankegebyr, som fra 1.7.2003 var kr 24.420 for fire dagers ankeforhandling. Samlet oppgave for lagmannsretten utgjør da kr 494.951.

Det har ikke kommet innvendinger mot salærkravet fra ankemotparten, som på sin side fremmet et saksomkostningskrav for lagmannsretten på kr 480.000. Lagmannsretten legger advokat Nitters oppgave til grunn for omkostningsavgjørelsen.

Dommen er enstemmig.